Agnès Tricoire

 

Une société est titulaire d'une licence exclusive, pour l'Allemagne, sur un modèle communautaire de boules à laver, mais cette licence n'a pas été inscrite au registre des dessins ou modèles communautaires. Un tiers, accusé de contrefaçon par la première, a accepté, sur simple sommation, de s'abstenir de distribuer la seconde boule à laver. La licenciée saisit avec succès le tribunal de première instance d'une demande en réparation de son préjudice ainsi que de demandes de mesures d'instruction. Le Tribunal régional supérieur de Düsseldorf s'interroge en appel sur l'interprétation du droit communautaire, et saisit la Cour de justice de l'Union européenne. Voyons l'état du droit, les questions, les solutions et leur portée.
  Les articles 28, 29, 32 et 33 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 y figurent sous le titre III intitulé « Des dessins et modèles communautaires comme objets de propriété ».

L'article 28 b) de ce règlement, prévoit que l'enregistrement du transfert d'un dessin ou modèle communautaire enregistré conditionne l'exercice des droits.

L'article 29, qui porte sur les droits réels prévoit simplement que l'une des parties fait inscrire le gage ou les droits réels sur le même registre.

L'article 32 régit les licences. Citons-le car il fait l'objet de la deuxième question :

« 1. Le dessin ou modèle communautaire peut faire l'objet de licences pour tout ou partie de la Communauté. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

[...]

3. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire qu'avec le consentement du titulaire de celui-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire du dessin ou modèle communautaire n'agit pas lui-même en contrefaçon dans le délai approprié.

4. Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du dessin ou modèle communautaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

5. Sur requête d'une des parties, l'octroi ou le transfert d'une licence de dessin ou modèle communautaire enregistré est inscrit au registre et publié ».

L'article 33, intitulé « Opposabilité aux tiers », et qui fait l'objet de la première question, prévoit quant à lui :

« 1. L'opposabilité aux tiers des actes juridiques visés aux articles 28, 29, 30 et 32 est régie par la législation de l'État membre déterminé conformément à l'article 27.

2. Pour les dessins ou modèles communautaires enregistrés, les actes juridiques visés aux articles 28, 29 et 32 ne sont opposables aux tiers, dans tous les États membres, qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur le dessin ou modèle communautaire enregistré après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable à l'égard d'une personne qui acquiert le dessin ou modèle communautaire enregistré ou un droit sur le dessin ou modèle communautaire enregistré par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à titre universel ».
  Le Tribunal régional supérieur de Düsseldorf pose à la Cour deux questions :

1) L'article 33, paragraphe 2, première phrase, du règlement empêche-t-il le preneur de licence non inscrite dans le registre des dessins ou modèles communautaires d'agir en contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire ?

2) Si la première question devait appeler une réponse négative, le preneur d'une licence exclusive sur un dessin ou modèle communautaire habilité par le titulaire des droits peut-il prétendre à la réparation de son préjudice propre dans la procédure engagée par lui seul, visée à l'article 32, paragraphe 3, ou ne peut-il qu'intervenir au titre du paragraphe 4 de cet article dans une procédure engagée par le titulaire des droits lui-même en contrefaçon de son dessin ou modèle communautaire ?
  Sur la première question, la Cour convient que l'article 33, paragraphe 2, lu « isolément », pourrait être interprété en ce sens. Et de fait, il apparaît constituer une exception à l'article 32, paragraphe3, qui permet au licencié d'agir seul avec le consentement du titulaire. Ce n'est donc apparemment possible que si la licence a été publiée. Mais la Cour fait figurer en premier dans la liste des dispositions pertinentes le considérant 29 du règlement (CE) n° 6/2002 : « Il est essentiel que l'exercice des droits conférés par un dessin ou modèle communautaire puisse être garanti d'une manière efficace sur tout le territoire de la Communauté ». Elle affirme ensuite qu'il ne faut pas tenir compte seulement des termes mais des objectifs de la disposition à interpréter et cite des précédents (CJUE 22 nov. 2012, Brain Products, aff. C-219/11, pt 13 ; CJUE 16 juill. 2015, Minister for Justice and Equality c/ Lanigan, aff. C-237/15 PPU, pt 35, AJDA 2015. 2257, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2015. 1601 ; AJ pénal 2015. 559, obs. J. Lelieur). Au nom de ce pragmatisme, elle va se livrer à une analyse « textuelle » et surtout para ou contra textuelle de ce règlement, sous couvert de contextualité.

Elle considère tout d'abord que la règle de l'opposabilité aux tiers des seuls actes enregistrés fait l'objet de tempéraments dans le même article. Qu'ils ne soient en rien applicables en l'espèce importe peu, il s'agit de démontrer que la règle n'est pas absolue. La Cour appelle cela le contexte. Contexte toujours, la Cour rappelle que le titre III du règlement sous lequel figure l'article 33 est intitulé « Des dessins et modèles communautaires comme objets de propriété ». Elle en déduit que l'article 33 n'est pas isolé et doit se lire ensemble avec les articles 28, 29 et 32 qui, tous, « contiennent des règles ayant trait aux dessins et aux modèles communautaires en tant qu'objets de propriété », et « se rapportent à des actes ayant en commun d'avoir pour objet ou pour effet de créer ou de transférer un droit sur le dessin ou sur le modèle ». On n'avance pas beaucoup, car il s'agit ici non du propriétaire ou du cessionnaire, mais du licencié. Or, relève la Cour, à l'article 32, paragraphe 3, première phrase, le droit pour le licencié d'engager une procédure relative à la contrefaçon d'un dessin ou d'un modèle communautaire n'est subordonné, sans préjudice des stipulations du contrat de licence, qu'au consentement du titulaire de ce dessin ou de ce modèle. Le paragraphe 5 précise que l'inscription de la licence au registre est effectuée à la requête de l'une des parties. Ce qui n'est pas faux, mais comme ici aucune partie ne l'a demandé, en quoi cela nous avance-t-il ? La Cour veut manifestement que le licencié dont la licence n'a pas été inscrite puisse agir en contrefaçon : voici comment elle s'y prend. Ni l'article 32, ni l'article 29 ne contiennent de disposition analogue à celle de l'article 28, sous b), dudit règlement, aux termes duquel, « tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement du dessin ou modèle communautaire ». L'article 28 concerne le transfert, entendons la cession, alors que l'article 29 concerne le gage ou les droits réels. Or la licence est régie par l'article 32. Donc, ce que dit l'article 28 et ne dit pas l'article 29 semble de peu de poids, dès lors que l'article 33 les met tous dans le même ensemble pour exiger l'enregistrement de tous les actes concernant un transfert de propriété ou de droits réels aux fins d'opposabilité aux tiers. Mais la Cour trouve un nouvel argument textuel : l'article 28, sous b), « serait dépourvu d'utilité » si l'article 33, paragraphe 2, « devait être interprété comme empêchant de se prévaloir à l'égard de tous les tiers de l'ensemble des actes juridiques visés aux articles 28, 29 et 32 de ce règlement tant que ces actes n'ont pas été inscrits au registre ». Or, le législateur n'a pu écrire une règle inutile. C'est donc que ce qu'il a écrit à l'article 33, paragraphe 2, il ne l'a pas écrit.

La seconde question préjudicielle est accueillie avec le même empressement, car rien ne servirait au licencié de pouvoir agir s'il ne pouvait faire valoir son préjudice propre. Or, le règlement ne le prévoyait pas. La Cour le déplore : « Alors que l'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 6/2002 énonce que tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du dessin ou du modèle communautaire afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre, l'article 32, paragraphe 3, de ce règlement ne précise pas si le licencié peut réclamer la réparation de ce préjudice lorsqu'il exerce lui-même l'action en contrefaçon prévue par cette disposition ».

Ici le raisonnement est moins baroque. La Cour propose de lire ensemble ces deux dispositions qui permettent au licencié d'un dessin ou d'un modèle communautaire d'agir contre le contrefacteur, soit par voie d'action, en engageant la procédure en contrefaçon avec le consentement du titulaire du dessin ou du modèle ou, en cas de licence exclusive, après mise en demeure de ce titulaire si celui-ci n'agit pas lui-même en contrefaçon dans le délai approprié, soit par voie d'intervention, en se joignant à l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire. Cette dernière voie est la seule ouverte au titulaire d'une licence non exclusive qui n'obtient pas le consentement du titulaire du dessin ou du modèle pour agir seul. La Cour en déduit que si le licencié peut demander la réparation du préjudice qui lui est propre en intervenant dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du dessin ou du modèle communautaire, rien ne s'oppose à ce qu'il puisse également le faire lorsqu'il exerce lui-même l'action en contrefaçon avec le consentement du titulaire du dessin ou du modèle communautaire ou, s'il est preneur d'une licence exclusive, sans ce consentement en cas d'inaction de ce titulaire après l'avoir mis en demeure d'agir.

La possibilité pour le licencié de réclamer la réparation du préjudice qui lui est propre est conforme à l'objectif énoncé au considérant 29 du règlement, consistant à garantir d'une manière efficace l'exercice des droits conférés par un dessin ou un modèle communautaire sur tout le territoire de l'Union, et à la finalité de l'article 32, paragraphe 4 : « Lui interdire d'agir à cette fin dans le cadre de cette action le rendrait totalement tributaire, y compris en cas de licence exclusive, du titulaire du dessin ou du modèle communautaire pour obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre et serait ainsi préjudiciable, dans l'hypothèse où ce titulaire n'agit pas, à l'exercice des mêmes droits » (pt 31). Cette solution qui découle logiquement de la première est moins choquante car elle n'est pas en contradiction avec le texte, se contente d'y ajouter dans un sens qui paraît en effet indispensable sur le plan pratique.
  Cet arrêt s'inscrit dans une politique jurisprudentielle de la Cour de justice de l'Union européenne qui dépasse le domaine des dessins et modèles. En effet, la Cour se réfère à une précédente décision concernant la marque (CJUE 4 févr. 2016, Hassan c/ Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, aff. C-163/15, D. 2016. 927, note F. Pollaud-Dulian ; Dalloz IP/IT 2016. 203, obs. C. Zolynski) dont la conclusion était la même : l'inscription au registre des marques communautaires n'est pas une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon du licencié en dépit de l'article 23 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui dispose que « les actes juridiques concernant la marque communautaire visés aux articles 17, 19 et 22 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu'après leur inscription au registre [...] ». L'article 22, qui régit les licences, est le pendant de l'article 32 du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins et modèles. Pour parvenir à ce résultat, la Cour s'était livrée à une interprétation qui a pu être qualifiée « littéraliste et divinatoire » (D. 2016. 927, note F. Pollaud-Dulian). Moins divinatoire que réformiste, la Cour applique (certes en matière économique et non point par soucis d'équité) l'injonction du juge Oswald Baudot à ses pairs : « La justice est une création perpétuelle. Elle sera ce que vous en ferez. N'attendez pas le feu vert du ministre ou du législateur ou des réformes, toujours envisagées. Réformez vous-mêmes » (Harangue de 1974, citée par P. Robert-Diard, Le Monde, 3 août 2016, p. 17). Les juges de La Haye sont moins directs. Ils habillent leur modification de la loi communautaire d'un ravissant déshabillé transparent.
  Cet arrêt, qui ne concerne que le dessin ou modèle communautaire, va-t-il influer sur la règle française de l'opposabilité pour les dessins et modèles nationaux ? L'article L. 521-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que le licencié peut agir en contrefaçon s'il dispose d'une licence exclusive et qu'il a mis en demeure le propriétaire d'agir, sans réaction de celui-ci, sauf disposition contraire du contrat de licence. Mais l'article L. 513-3 prévoit que tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que s'il est inscrit au registre national des dessins et modèles. Les deux doivent être lus ensemble. Ainsi, la Cour d'appel de Paris a considéré en 2013, à propos d'un modèle communautaire, en application de l'article 33 du règlement, et à propos d'un modèle international, en application de l'article L. 513-3 du code de la propriété intellectuelle, que l'action en contrefaçon par le licencié n'est permise qu'à compter de l'enregistrement de la licence (Paris, pôle 5, 2^e ch.2, 25 janv. 2013, n° 11/02279). La nouvelle solution de la Cour de justice de l'Union européenne ne devrait pas modifier le sens de la jurisprudence française, puisque la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur les dessins et modèles précise dans son considérant 6 que les États restent libres de fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement. Mais peut-être la Cour de justice de l'Union européenne considérera qu'il ne s'agit pas ici d'une règle de procédure, ou que le considérant 3, qui appelle au rapprochement des législations pour le bon fonctionnement du marché intérieur, doit primer, bien que la directive ne comporte aucune disposition sur l'opposabilité ?
  L'acheteur d'un dessin ou modèle communautaire qui n'a pas fait inscrire son acquisition au registre ne pourra agir en contrefaçon, alors que le licencié le pourra. Pourtant, la finalité de cette règle de la non-opposabilité aux tiers des actes juridiques visés aux articles 28, 29 et 32 de ce règlement qui n'ont pas été inscrits au registre, c'est, selon la cour, de protéger celui qui a ou est susceptible d'avoir des droits sur un dessin ou sur un modèle communautaire en tant qu'objet de propriété. C'est la partie la plus amusante de l'arrêt : l'opposabilité au tiers n'a pas pour objet de protéger les tiers d'un droit qui ne leur a pas été signalé publiquement, mais le titulaire du droit privatif lui-même ! Et encore ne s'agit-il que du licencié et pas du nouveau propriétaire. Il fallait y penser.